Corte Suprema - Rol 30340-2014

La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo, invalidando la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial. Se revoca el rechazo de registro de la marca PRODIGIEUSE, al considerar que no induce a confusión con la marca PRODIGY.

• Datos básicos del caso
Recurso de casación en el fondo (Rol N° 30.340-2014) interpuesto por LABORATOIRE NUXE contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó el rechazo de la solicitud de registro de la marca denominativa PRODIGIEUSE, clase 3.

• Antecedentes procesales relevantes
El Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) rechazó de oficio el registro de la marca PRODIGIEUSE, invocando el artículo 19 y las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, debido a la existencia previa de la marca PRODIGY, registrada a nombre de Helena Rubinstein. El Tribunal de Propiedad Industrial confirmó esta decisión.

• Hechos establecidos
El Tribunal de Propiedad Industrial consideró que la pronunciación de PRODIGIEUSE en español es similar a PRODIGY, lo que induciría a confusión en los consumidores.

• Cuestiones jurídicas sometidas al conocimiento de la Corte
Determinar si la marca PRODIGIEUSE es registrable o si, por el contrario, incurre en las causales de irregistrabilidad contempladas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, debido a su similitud con la marca PRODIGY.

• Argumentos de las partes
LABORATOIRE NUXE argumenta que las marcas PRODIGIEUSE y PRODIGY han coexistido en el mercado y presentan diferencias gráficas y fonéticas. Alega la existencia de un acuerdo de coexistencia con HELENA RUBINSTEIN y que la marca solicitada posee aptitud distintiva.

• Doctrina y jurisprudencia citadas
Se citan los artículos 16, 19, 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039.

• Fundamentos clave de la Corte Suprema
La C...